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Diritto Industriale

29/11/2019

Nuovi servizi

Obiettivi

-Consulenza/ Guida

-Assistenza per la registrazione del marchio

Proprietà intellettuale

Proprietà Intellettuale

1)Diritto dei Brevetti e Marchi; rispetto a queste categorie si parla di “proprietà industriale” (Codice di Proprietà Industriale, D.lgs. 30/2005)

2) Diritto di Autore. (L. n. 633 del 1941)

Marchio

Il marchio è il segno che identifica e contraddistingue un prodotto o un servizio che un’impresa produce o mette in commercio sul mercato.

Funzione distintiva

Consente ai consumatori di...

Funzione di origine/

riconoscimento:

consente al pubblico dei consumatori di individuare e distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli (uguali o affini) di un altro imprenditore.

Il titolare può fare uso esclusivo del marchio, potendone vietare l’utilizzo non autorizzato a terzi MA SOLO PER PRODOTTI O SERVIZI UGUALI O AFFINI, cioè quando l’utilizzo del marchio da parte dei terzi possa determinare un rischio di confusione o di associazione nei consumatori.

ECCEZIONE: marchi dotati di rinomanza

Consente al titolare...

ES. Caramelle-Biciclette

Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi istituita dall’Accordo di Nizza del 1957.

La classificazione prevede 45 classi, 34 di prodotti e 11 di servizi.

Cosa posso registrare come marchio?

Tipologie

L'art. 7 del c.p.i. prevede che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

Il marchio deve essere diverso e non confondibile rispetto ai marchi già adottati da altri per prodotti dello stesso genere o di genere affine.

Requisiti

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

I requisiti che un segno deve soddisfare per essere registrato come marchio sono:

1) Novità: Art. 12 c.p.i.

2) Capacità distintiva: Art. 13 c.p.i.

3) Liceità: Art. 14 c.p.i.

Il marchio non deve risultare in contrasto con la morale o l'ordine pubblico e comunque non deve trarre in inganno circa l'origine, la composizione, le proprietà e l'impiego del prodotto;

Capacità di distinguere un prodotto o servizio da quelli degli altri. Il marchio non deve essere particolarmente banale e contenere riferimenti palesi alla natura o alle caratteristiche del prodotto e alla sua destinazione

Novità

Il legislatore definisce in negativo il concetto di novità.

Non è nuovo il segno che alla data di deposito della domanda sia:

1- identico o simile a SEGNO GIA’ NOTO COME MARCHIO per prodotti o servizi identici o affini → rischio di confusione/associazione;

2 – identico o simile a SEGNO GIA’ NOTO COME DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, INSEGNA, NOME A DOMINIO per prodotti o servizi identici o affini → rischio di confusione/associazione,

3- identico a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi identici (identici sia nel marchio che nei prodotti; è scontato che ci sia la confusione/associazione del pubblico);

4- identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti identici o affini → rischio di confusione/associazione;

5- identico o simile a MARCHIO REGISTRATO per prodotti o servizi anche non affini, se marchio anteriore gode di rinomanza e l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

6 – identico o simile a MARCHIO GIA’ NOTORIAMENTE CONOSCIUTO (ai sensi dell’art 6-bis della CUP) per prodotti o servizi anche non affini (se ricorrono le condizioni di cui sopra)

Il marchio deve essere percepito dai consumatore con un "nome proprio"del prodotto /servizi e non come una sua denominazione generica.

Capacità distintiva

NON possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Esempi

Per il prodotto Caffè non potrò usare come marchio "Caffè", perchè privo di capacità distintiva.

NO: "Caffè"

SI: "Caffè Vergnano"

IMPORTANTE: se un marchio è privo di capacità distintiva è nullo!

Se invece il marchio non è la denominazione generica del prodotto o non descrive il prodotto sul quale viene collocato, posso registrare il marchio.

Per esempio:

MARCHIO “DIESEL” per i prodotti di abbigliamento

(se invece DIESEL fosse usato per marchiare una marca di benzina o gasolio, allora non potrebbe essere un valido marchio)

Liceità

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:

- i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume;

- i segni idonei a ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti / servizi (marchi decettivi);

- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore o altro diritto esclusivo di terzi.

Vantaggi

Registrazione

I vantaggi che può ottenere sono numerosi e molto importanti, fra questi:

• diritto all'uso esclusivo del proprio marchio registrato con la possibilità dell'aumento del valore commerciale del marchio, in quanto bene immateriale;

• diritto di impedire che terzi non autorizzati utilizzino un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il proprio

• consolidamento della posizione sul mercato;

• diritto di apporre, a fianco del marchio registrato, il simbolo ®;

• stipulazione di accordi di licenza; tale soluzione consente di offrire una fonte addizionale di reddito all’impresa;

• stipulazione di contratti di franchising, cioè la possibilità di creare una catena di negozi con lo stesso nome a fronte di un corrispettivo;

• idonee strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell’immagine commerciale dell’impresa;

La registrazione del marchio garantisce, inoltre, una protezione efficace contro la copia, l'imitazione, la usurpazione, e la contraffazione del proprio marchio.

Con il marchio registrato è possibile inviare diffide ed intraprendere azioni legali nei confronti dei contraffattori che utilizzano il proprio marchio senza la relativa autorizzazione.

Chi e come

Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un'impresa.

La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo.

Il mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

La domanda di registrazione di marchio nazionale è presentata presso la Camera di commercio che, dopo averne verificato la correttezza formale, la trasmette all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede a Roma per il deposito.

Durata della tutela: il marchio è protetto per 10 anni e può essere rinnovato, a piacere, per periodi di 10 anni.

Tipi di marchi

Vantaggio in giudizio

La Registrazione garantisce una protezione del marchio all’interno del territorio di riferimento della registrazione (livello nazionale, comunitario, internazionale) e una tutela più agevolata (riconoscendo un diritto certo, dimostrabile attraverso l’attestato o il certificato registrazione e in caso di conflitti legali all’effettiva titolarità del diritto di privativa).

Per i marchi di fatto, sarà necessario dimostrare l’esistenza, la validità e l’estensione del marchio da parte del titolare del marchio di fatto: si dovrà dimostrare che il marchio è noto e non solo localmente (perché se noto solo localmente/non noto, un terzo potrà validamente registrare un marchio uguale o simile per prodotti uguali o simili e al pre-utente verrà riconosciuta solo il diritto di continuare ad utilizzare il segno nei limiti del preuso locale).

Costi

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